律所业绩 | 对行业制造巨头说no!跨境电商的一次专利无效阻击战

发布时间:2022-6-17浏览:0

前言:

中国电商企业,尤其是跨境电商,近年来蓬勃发展,但由于前期产品多以模仿起家,所以随着销售日增,电商企业极易成为国外巨头专利攻击的对象。本案中,电动工具制造巨头宝时得集团起诉江苏某电商企业侵犯其发明专利。相对于实用新型和外观设计专利,发明专利系经过国知局实质审查后而授予的专利权,具有更高的稳定性,对其无效宣告难度较大,且依据发明无效提起的诉讼中止请求,法院亦极为慎重。本案代理团队制定了最佳的无效宣告策略,不仅及时中止了诉讼的审理程序,最终也成功无效了与涉案专利相关的权利要求。


一、基本案情

江苏某电商企业是一家主营锯片、切削工具、电动工具配件境外电商的企业。2019年8月,该企业收到手动工具制造巨头宝时得集团关于侵犯其发明专利的起诉,索赔300万的经济损失,并要求停止侵权行为、销毁库存及生产模具、删除商品链接。由于涉案产品系该企业销量最高的产品,所以本案如败诉,将是该企业的灭顶之灾。该企业收到法院材料后,当即委托本所律师展开应诉工作。


二、办案经过

本案发明专利的机械结构较为复杂,代理律师仔细分析了涉案权利要求和涉案产品结构,认为案情对于委托人较为不利,相关抗辩理由并无完全的把握能够说服法官。代理团队通过进一步广泛了解技术背景、产品历史和行业习惯等,初步判断涉案专利的稳定性存在问题,被无效的可能性比较大,无效宣告成为扭转诉讼不利情形的关键。因此,代理团队决定应诉与无效宣告同时开展,迅速为委托人制定了最有利的诉讼策略。

虽然原告在诉讼中只主张了1项权利要求作为侵权比对基础,但考虑到可以一次性为委托人排除后顾之忧,代理团队针对与产品相关的9项权利要求均提出了无效宣告。由于中止诉讼的需要,必须在三天之内提交正式的无效宣告理由和证据,时间十分紧张,尤其还涉及多个证据的不同组合方式,证据中还有两篇国外专利文献需要准确翻译为中文提交。针对以上棘手的情况,代理团队沉着冷静地分工合作,按时完成了所有的准备工作。

在提交无效宣告申请之后,代理团队及时向法院寄送了无效宣告的材料,经过与技术调查官的多轮沟通,法院认可了代理团队的思路,认为涉案发明专利存在被无效宣告的可能性,因此,不久之后便裁定中止侵权诉讼的审理。由于本案对于委托人的经营打击甚大,时间紧迫,所以代理团队前后两次帮助委托人申请了对无效宣告程序的优先审查,最终获得审批通过,为委托人争取了宝贵的时间。经过4月初的无效口头审理,合议组充分理解了代理团队的主张,仅两个月后,国家知识产权局便下发了涉案权利要求无效的审查决定书,即诉讼中原告所主张的权利基础被全部否定。


三、案件启示

在本案中,涉案发明专利的无效宣告成功与否是诉讼成败的关键点。代理团队通过前期的背景了解、充实的检索分析,确定思路,筛选最佳证据组合,最终达到理想效果,成功无效巨头企业发明专利,为跨境电商发展保驾护航。一方面,本案体现了无效宣告策略的重要性,另一方面,也反映了专利撰写的重要性,如何通过权利要求的撰写将专利的保护范围进行适当的高质量的扩大,对于专利的运营有着根本性影响。

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